Concorrenza sleale: profili e singole fattispecie illecite. Il c.d. “look-alike
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Articolo del 16/07/2011 Autore Avv. Massimiliano Gallone Altri articoli dell'autore


Per entrare allora nel merito della concorrenza sleale, appare opportuno ricordare preliminarmente il contenuto stesso dell’art. 2598 c.c. Sancisce l’articolo in esame che:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1.usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2.diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3.si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

            I Concorrenza sleale confusoria

L’art. 2598 c.c. delinea tre ipotesi di comportamenti illeciti confusori, descrivendoli in maniera unitaria nel primo dei tre punti, in quanto accomunati dalla attitudine a determinare confusione sul mercato in relazione ai prodotti o all’attività di un imprenditore concorrente.

L’art. 2598 n. 1, dunque, mira a vietare ogni comportamento idoneo ad incidere sulle scelte dei consumatori e tale da indurli ad imputare determinati prodotti o una certa attività ad un imprenditore diverso da quello cui effettivamente afferiscono. La sussistenza dell’illecito, peraltro, non è commisurata e valutata solamente con riferimento all’utilizzo da parte di un concorrente sul proprio prodotto di segni distintivi che possano creare confusione.

Infatti, nonostante la confondibilità tra i segni, occorre valutare la concreta possibilità di confusione creata da tale imitazione, risultando esclusa la configurabilità della concorrenza sleale ove sussistano altri segni di differenziazione, atti ad identificare la corretta provenienza dei prodotti e ad evitare la confusione del mercato.

            II Uso di segni distintivi confondibili

La prima ipotesi di concorrenza sleale tracciata nell’art. 2598 c.c. è quella di uso di segni distintivi altrui.

La norma fa riferimento all’uso da parte di un concorrente di uno dei segni distintivi del commercio o della produzione (marchio, ditta, insegna, emblema, slogan pubblicitario, ecc.), in maniera da confondere il mercato sulla provenienza della produzione o dell’attività. Presupposto necessario per l’applicazione ad un segno di tale tutela è dunque la distintività del segno usato dall’imprenditore copiato, ovvero l’attitudine del segno a distinguere sul mercato la provenienza del prodotto in esame da quel produttore.

Solo ove tale presupposto sia integrato (e la relativa prova in giudizio spetta all’imprenditore copiato), l’atto di imitazione del segno da parte del concorrente può configurare un atto di concorrenza sleale.

III Imitazione servile

La tutela concorrenziale dall’imitazione servile concerne quella parte del prodotto che risulta all’esterno, in maniera appariscente al pubblico, ovvero la sua forma e la sua confezione. Infatti, ricordiamo che l’inserimento di questa particolare forma di concorrenza nella tutela confusoria dell’art. 2598 c.c. comporta la necessità che, per integrare gli estremi dell’illecito, in seguito all’imitazione perpetrata dal concorrente, venga a crearsi nel mercato una confusione in ordine all’origine e alla provenienza del prodotto. Per quanto concerne la forma del prodotto, allora, saranno tutelabili dall’imitazione servile quei particolari aspetti esteriori del prodotto che, in quanto arbitrari e “capricciosi” e comunque originali rispetto alla produzione comunemente presente nel mercato, valgono a distinguere il prodotto come proveniente dall’impresa produttrice: in altre parole, quegli aspetti che valgono a difendere l’avviamento dell’imprenditore. Non sono per contro tutelate dall’imitazione quei particolari aspetti del prodotto che siano necessitati dalla funzione cui il prodotto assolve, ovvero costituiscano un particolare pregio estetico del prodotto stesso, che sarebbe risultato tutelabile tramite la brevettazione per modello. Per evitare di ricadere nella concorrenza sleale sarà sufficiente adottare delle varianti rispetto al prodotto originale, innocue sotto il profilo della gradevolezza e della funzionalità, ma atte a distinguere i prodotti agli occhi del pubblico di riferimento. In altri termini, laddove sia possibile apportare al prodotto delle varianti che non ne compromettano la funzionalità e la gradevolezza.

La tutela dall’imitazione servile può riguardare inoltre il confezionamento del prodotto. Si è fatto strada, sotto questo profilo, la nozione, derivante dalla giurisprudenza e dottrina nord americane, del c.d. “look-alike”. Non esiste ancora una definizione legislativa del c.d. “look-alike”, seppure oggigiorno viene individuato dalla presenza sul mercato di prodotti – di norma di largo consumo e destinati alla grande distribuzione – che imitano altri prodotti di marca proponendoli in vendita ad un prezzo inferiore, ovvero semplicemente imitandone gli aspetti esteriori (ad esempio la confezione). Il fenomeno presenta molteplici sfaccettature, nel senso che il c.d. “look-alike” è di norma realizzato in modo tale da minimizzare i rischi legali (FRANZOSI MARIO, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Il Dir. Ind., n. I / 2004, pag. 77) e quindi per propria natura pone il problema di stabilire il confine tra espressione del principio libertà di concorrenza e condotta illecita per concorrenza sleale per imitazione servile. La caratteristica peculiare dei prodotti costituenti il c.d. “look-alike” è quindi l'imitazione della forma degli altrui prodotti (in questo senso: CASABURI GEREMIA, in Il Dir. Ind., n. 6 /2003, pag. 560): l’imitatore, infatti, nel look-alike, «tende infatti a sfruttare la precisa immagine di riferimento (se si preferisce: di affidamento, almeno per abitudine, per il consumatore) che di norma il prodotto di marca possiede, in quanto è in grado di comunicare ai consumatori la propria differenza dai prodotti simili, ad inviare un messaggio», con ciò catturando «l’utile che il produttore avrebbe acquisito, senza sopportare le spese di ideazione e innovazione e i costi di marketing» (FRANZOSI MARIO, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Il Dir. Ind., n. I / 2004, pag. 77) Per i fini che qui interessano, si ritiene di tralasciare l’ipotesi che il prodotto/confezione imitata possegga i requisiti per la tutela come marchio o come modello per concentrarsi invece sui prodotti e le confezioni imitate che non possiedono i requisiti per la tutela come marchio o come modello: è evidente che i look-alike relativi a tali prodotti rientrano nell’ambito della normativa sulla concorrenza sleale, se e in quanto ne imitano pedissequamente l'aspetto complessivo, con riferimento ai profili distintivi, quindi originali (in questo senso, la giurisprudenza afferma costantemente che possono "formare oggetto di imitazione servile anche quelle forme del prodotto che, pur non essendo dotate di particolari pregi di utilità e quindi non brevettabili, vengono tuttavia usate per difendere l'avviamento ovvero allo scopo di differenziare il prodotto da quello del concorrente", cfr. Cass. 29 maggio 1999, n. 5243, in GADI, 3875)

Dottrina e giurisprudenza recenti riconducono i fenomeni di c.d “look-alike”, oltre che all’ipotesi residuale di cui al n. 3) art. 2598 c.c. sulla quale si dirà oltre, alla concorrenza sleale confusoria, di cui n. 1) art. 2598 c.c., ovvero la concorrenza sleale per imitazione servile. Tale prospettiva si pone non solo in senso conforme alla caratteristica peculiare dei lookalike, ovvero l’imitazione della forma degli altrui prodotti, confezioni, contenitori, ma consente di attuare un bilanciamento degli interessi in campo: la libertà di concorrenza, da un lato, e la tutela dei titolari dei prodotti imitati, dall'altro (in questo senso: CASABURI GEREMIA, in Il Dir. Ind., n. 6 /2003, pag. 560).

La semplice imitazione di un prodotto, se non genera confusione con altri, non può essere annoverata fra le ipotesi di concorrenza sleale.

Questo principio recentemente affermato dalla Cassazione, sentenza 3721 del 13 marzo 2003, ha ribaltato l’orientamento precedentemente espresso dalla stessa Corte (Cass. 1241/66; Cass. 9387/94).

In particolare la prima sezione ha sostenuto che la concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti giustifica l’azione di tutela qualora l’attore non si limiti a provare che il suo prodotto è imitato fedelmente, ma che tale imitazione confonda il pubblico.

Non è necessario, tuttavia, che il nuovo prodotto abbia delle caratteristiche tali da raggiungere il livello di originalità necessario per il brevetto di modello.

È sufficiente, invece, che abbia degli elementi nuovi e che comunque non si confonda con altri prodotti già presenti sul mercato.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia scaturita fra due imprese produttrici di divani. Una delle due aveva contestato all’altra di aver realizzato alcuni divani con caratteristiche del tutto similari a quelle dei propri.

Non aveva dimostrato, però, che i due prodotti potessero essere confusi fra il pubblico.

La mancanza di quest’ultimo elemento è stata infatti decisiva per il rifiuto del ricorso da parte della Corte.

“In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l'originalità del prodotto imitato (nella fattispecie, l'efficacia distintiva degli elementi formali, del prodotto imitato, costituito da un salotto) integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nei. senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche. dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (;nella specie, formali) che servono a distinguere il, scio prodotto sul mercato, cosí risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello”. (Cass. 1 marzo 2003 n. 3721)

IV Limiti della concorrenza sleale in funzione della brevettabilità del prodotto.

In materia di concorrenza sleale per imitazione servile il principio di libera appropriabilità delle forme non brevettate o non brevettabili, infatti, risulterebbe in contrasto con la possibilità che tali forme risultino comunque protette, ed in maniera potenzialmente infinita, tramite la tutela concorrenziale. Del resto, già si è detto che la tutela dalla concorrenza sleale investe solo le forme che hanno la funzione esclusiva di evitare la confondibilità dei prodotti e cioè le forme arbitrarie e capricciose e non anche quelle che, pur dotate di capacità distintiva, abbiano al contempo carattere funzionale sotto il profilo tecnico o estetico.

Per quanto riguarda le forme funzionali, il divieto di imitazione servile, dunque, non opererebbe a tutela di quelle forme che siano indispensabili od inderogabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico (cfr. App. Bologna 9.05.1992, in Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale 93, 157), ovvero di quelle forme, seppur non inderogabili od indispensabili, anche soltanto “utili” al fine di raggiungere un determinato risultato, anche se la medesima utilità possa essere raggiunta attraverso forme diverse (cfr.Trib. Milano, 7.02.1994, in G.A.D.I., 633).

Da notarsi, però, l’orientamento che estende anche alle forme “utili” la necessità per il concorrente di apporvi quelle varianti “innocue” sul pregio del prodotto che valgano a differenziarne l’origine produttiva. Secondo tale orientamento, la liceità dell’imitazione delle forme tecnicamente funzionali all’altrui prodotto è subordinata all’introduzione appunto di varianti che vengono ritenute esigibili se non determinano una perdita di utilità funzionale o un incremento dei costi di produzione (cfr. App. Milano, 28.07.1998, in G.A.D.I., 577). In critica a tale orientamento, è stato comunque posta in luce la contraddittorietà con le normative sulla brevettazione, che circoscrivono la tutela brevettuale alle forme che conferiscano una particolare efficacia ed esprimano un nuovo concetto innovativo.

Per quanto concerne le forme esteticamente apprezzabili ed ornamentali, il discorso si presenta in modo più articolato.

V’è, da un lato, chi ha ritenuto che non sussista nell’ordinamento alcun principio di libera appropriabilità delle forme estetiche, con la conseguenza di ritenere protette in via assoluta tramite l’art. 2598 c.c. tutte le forme ornamentali, senza limiti di sorta (v. Sena, in Rivista di Diritto Industriale, 57, I, 276 ss.).

In critica a tale orientamento, si è da altre parti ritenuto che ampliare eccessivamente la tutela da concorrenza sleale significa di fatto privare di rilievo la norma speciale a difesa dei disegni e modelli, che offre per sua natura una tutela temporanea. La difesa contro la concorrenza sleale, allora, spetterebbe unicamente alle forme prive di valenza ornamentale e quindi non brevettabili. (v. Di Cataldo, L’imitazione servile, 117 ss.).

In posizione intermedia si colloca infine l’orientamento sopra menzionato, condiviso dalla giurisprudenza prevalente, per cui l’imitazione di forme con valenza estetica è libera solo quando esse non siano suscettibili di varianti “innocue”: tali varianti sono, appunto, quelle che non compromettono il pregio estetico ed ornamentale del prodotto e che non influiscono sui costi di produzione rendendoli non competitivi (cfr. Trib. Napoli, 27.02.01, G.A.D.I. 669). L’apposizione di siffatte varianti, dunque, che valgono a differenziare il prodotto da quello del concorrente, consentono di evitare di ricadere nella fattispecie di imitazione servile confusoria.

V Il c.d. “look-alike

Si è detto innanzi del concetto di concorrenza sleale per imitazione servile e del concetto recentemente elaborato del c.d. “look-alike”, ricondotto nell’alveo dell’art. 2598 n. 1 c.c. Con riferimento alla imitazione della confezione del prodotto, appare particolarmente significativa la sentenza del Trib. Napoli 11 luglio 2000, relativa al caso del biscotto "Gran Turchese", la quale ha espressamente affermato che:

«costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione» (Tribunale Napoli, 11 luglio 2000, Soc. Colussi Perugia c. Soc. Elledì, in Giur. napoletana 2000, 357).

Merita menzione il seguente passo della sentenza citata, omesso da controparte che della stessa sentenza ne ha estrapolato solamente una determinata parte:

« il fenomeno, ben noto al diritto anglosassone, […] di prodotti che ne imitano altri, notori, anche senza esserne delle contraffazioni, e venduti ad un prezzo inferiore, con conseguente danno per il primo produttore. Si usa al riguardo il termine di knock - off, o look-alike. […] In definitiva – e per quel che qui rileva – si tratta della immissione sul mercato di prodotti che per aspetto esteriore, ed in particolare per il packaging, richiamano prodotti già esistenti sul mercato. I knock - off, o look-alike imitano il trade dress di un prodotto, "cioè l'insieme dei vari elementi che compongono la confezione di un prodotto o la configurazione del prodotto stesso", ciò anche perché il trade dress, ancorché elemento decorativo ed estetico, è veicolo identificatore della provenienza del prodotto é un fenomeno che colpisce soprattutto i c.d. own brand products, prodotti con marchi di grandi catene distributive, che presentano sovente forma esteriore e marchi simili a quelli di prodotti già conosciuti. In buona sostanza, in forza del look-alike si realizza una associazione anche inconscia, anche solo subliminare (ma a maggior ragione pericolosa) tra le confezioni e quindi tra prodotti. Occorre quindi valutare l'illiceità o meno del prodotto in contestazione, ossia verificare se ne derivi o meno il rischio di confusione.

Dottrina e giurisprudenza sono consolidate nel ritenere che:

«la valutazione deve essere condotta avendo riguardo all'impressione che presumibilmente la somiglianza […] dell'aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di ordinaria diligenza ed attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico, tenendo altresì conto che di regola il consumatore opera le proprie scelte non già in virtù di un comparazione diretta tra segni e prodotti, bensì confrontando una realtà con il ricordo, spesso vago ed impreciso, di precedenti esperienze» (in questo senso: MARCHETTI - UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova 1997, 518).

Con riferimento specifico poi ai look-alike, si rileva che, nell’effettuare il giudizio di confusione, deve altresì considerarsi, da un lato, la loro peculiare destinazione (lo scaffale del supermercato) e il prototipo del consumatore medio (che effettua una scelta visiva, veloce, ripetitiva tra mille prodotti “simili”).

Abbiamo appena visto che, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, «costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto…cosa che assolutamente manca nel caso di specie ove si è dimostrato l’assoluta diversità dei due packaging in tutti i suoi elementi (immagini, colori, disposizioni grafiche, combinazioni cromatiche, scritte etc…).

VI Teoria delle forme gratuite e capricciose

In proposito, pare interessante segnalare la sentenza del Tribunale di Verona del 28 settembre 2000 - Giud. Dott.ssa Zattoni – resa nel giudizio tra Marchi Cucine di Arredamento s.r.l. e Sganzerla F.lli di Sganzerla Rinaldo & Rodolfo s.n.c.. Tale sentenza, in materia di imitazione servile delle forme gratuite e capricciose, ribadendo i principi ormai diffusi e condivisi in dottrina e giurisprudenza, ha statuito che:

I - Ai fini della ravvisabilità dell'ipotesi concorrenzialmente illecita di imitazione servile occorre la riproduzione da parte del concorrente di forme del tutto accidentali rispetto al prodotto e stravaganti sul piano estetico tali da individualizzarlo caratterizzandone la provenienza da un determinato produttore essendo escluso che la norma dell'art. 2598, n. 1., c.c., possa venire utilizzata per attribuire ad un singolo imprenditore il diritto di servirsi in esclusiva senza limiti temporali della forma di un prodotto che avrebbe potuto costituire oggetto di un modello di utilità o di un modello ornamentale. Del pari è esclusa la possibilità di tutelare l'imprenditore ove le forme del suo prodotto siano generalizzate o diffuse, non percepibili dal consumatore come in grado di porre il prodotto in questione in posizione differenziata rispetto alla produzione corrente..

“A mente dell'art. 2598 c.c., comma 1 seconda ipotesi, l'imitazione servile di un prodotto è vietata quando sia idonea a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente; ossia quando la somiglianza dell'aspetto dei prodotti sia tale da poter indurre il pubblico a supporre che prodotto "originale" e prodotto "imitato" provengano dalla stessa impresa.

Ciò posto comporta che in tanto una forma non possa essere oggetto di imitazione pedissequa (e ove lo sia si è in presenza di una concorrenza sleale per imitazione servile) in quanto sia dotata del requisito della capacità distintiva, requisito talvolta identificato anche con le denominazioni"originalità", "forma individualizzante" o "forma caratteristica": vale a dire quando si estrinsechi in un quid che la renda idonea ad essere apprezzata e riconosciuta nel pubblico come elemento sintomatico della provenienza del prodotto cui accede da una determinata impresa” (Cass. Civ., 21 novembre 1998, n. 11795).


Avv. Massimiliano Gallone
Avvocato

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