Il marchio di fatto
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Articolo del 20/03/2010 Autore Avv. Luca La Cava Altri articoli dell'autore


I requisiti di novità ed originalità vengono meno laddove sia riscontrabile un uso anteriore ad opera di terzi di un segno distintivo noto, ma non registrato, che sia identico a quello di cui si intende richiedere la tutela. Il preuso, ossia l’uso antecedente ad un’eventuale richiesta di registrazione ad opera di un soggetto diverso da quello che ha, sino ad allora, utilizzato un determinato segno distintivo, dà quindi luogo ad una situazione di fatto tutelata dall’ordinamento in presenza di taluni requisiti di cui si dirà nel prosieguo. Il segno non registrato, che assume rilievo nell’ambito della nozione di preuso, è quindi definito quale “marchio di fatto”, mancando un atto formale che ne riconosca la titolarità in capo al soggetto che lo utilizza.

Anche per il marchio non registrato valgono i requisiti di validità del marchio di cui si intende richiedere la registrazione (Trib. Catania 30 giugno 1989, GADI, 1989, 2430; Cass. Civ. 20 ottobre 1982, n. 5462, GADI, 1982, 83; Cass. Civ. 22 giugno 1981, n. 4071, GADI, 1981, 140).

Oltre alla norma che qui si commenta assumono, in questo contesto, rilevanza altre norme di diritto nazionale e sovranazionale.

Quanto alla disciplina italiana, il preuso già oggetto di tutela sotto l’egida della disciplina precedente il cui art. 9 l.m. disponeva che “in caso di un uso precedente da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno il diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”, nonché dall’art. 17, 1° co., lett. b), risulta pra disciplinato, a livello nazionale, oltre che dalla norma in commento anche dagli artt. 1 e 2, 12.1 a), b), c), d), e), f) e 28 c.p.i.

Oltre alle sopracitate disposizioni il preuso viene, altresì, disciplinato da disposizioni di diritto comunitario. Assumono pertanto rilevanza l’art. 4.4 b) della direttiva 89/104/CE e gli artt. 8.4, 52.2 e 111.1 del regolamento (CE) 207/2009.

Elemento determinante nella valutazione in merito alla sussistenza del diritto su un marchio di fatto attiene alla individuazione dell’ambito territoriale di diffusione del segno distintivo non registrato. A tale proposito si distingue fra notorietà locale o notorietà puramente locale, e notorietà generale.

In particolare la disciplina di cui al d. lg. 10 febbraio 2005, n. 30, esclude la registrabilità di segni già noti come marchi o altri segni distintivi, se detta notorietà sia estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 28 febbraio 2006, n. 4405, la quale ha affermato che”il principio di unitarietà dei segni distintivi, il quale rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità, è espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma 1, lett. c), L.M. (ancora per completezza, ora, D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 22 e 12) e comporta che chi acquista il diritto su un segno utilizzato nella sua funzione tipica (nella specie, di insegna), acquista il diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone”. E ancora la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 14342 del 26 settembre 2003 ha affermato che “Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione”.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, quindi, il preutilizzo del marchio assume una rilevanza fondamentale e in quanto tale è soggetto a tutela alla stessa stregua di un marchio registrato. Questa tutela si estende all’ambito territoriale , non solo locale ma anche ultralocale, in relazione alla sua estensione di fatto.

Ma vi è di più. Come giustamente ha sottolineato il Tribunale di Roma sez. IX, in precedenza richiamato, con la sentenza n. 17493 del 19 agosto 2009, in relazione al carattere distintivo del marchio , “l’art. 7 primo comma c.p.i., intitolato “Oggetto della Registrazione” stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni  o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. La norma intende impedire il monopolio dello sfruttamento di espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l’originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che tale premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare connessa alla individuazione del produttore da parte del mercato.

Alla luce di quanto sopra esposto, non è revocabile in dubbio che il marchio di fatto riceva ampia tutela civile, penale e amministrativa, purchè rispetti i requisiti previsti dalla normativa speciale contenuti nel codice della proprietà industriale.


Avv. Luca La Cava
Avvocato
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