Design industriale : Intellectual property al servizio delle aziende innovative
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Articolo del 30/05/2009 Autore Avv. Francesca Caricato Altri articoli dell'autore


Sommario: 1. Cosa s’intende per ‘design’ - 2. Estensione del diritto – 3. Le tre forme di tutela del disegno industriale

 

  1. Cosa s’intende per ‘design

Con l’affermarsi della produzione di massa di beni di consumo, capaci tutti di soddisfare i medesimi bisogni contando sulle stesse capacità funzionali e su prezzi competitivi, la strategia commerciale che ha permesso alle imprese di differenziarsi sul mercato e di imporre i propri prodotti si è sviluppata attraverso la progettazione estetica.

A parità di condizioni, bisognava offrire al consumatore un motivo per preferire i propri prodotti a quelli del proprio concorrente. L’abbassamento dei costi di lavorazione ottenuto grazie ad una produzione seriale ha consentito ai consumatori di qualunque classe sociale di poter fruire di prodotti d’uso quotidiano dalle soluzioni comode ed ergonomiche che, riducendo o migliorando le tempistiche e le modalità d’impiego, contribuivano in maniera notevole al progresso della società dei consumi e ad un innalzamento dei livelli di benessere collettivo. Il rischio di pervenire, comunque, ad una saturazione del mercato a causa della grande diffusione di beni di uso comune ha indirizzato il mercato su vari percorsi tra i quali uno dei  più promettenti ha riguardato lo sviluppo di forme d’arte applicata all’industria capaci di stimolare l’acquisto in virtù della differente rappresentazione e/o presentazione dei prodotti.  

Questa soluzione innovativa ha consentito lo sviluppo di un nuovo mercato e di una nuova forma di ‘arte’: quella del disegno ornamentale, quindi dell’’industrial design’.

Si trattava, però, di una creazione di tipo industriale che combinava l’elemento funzionale caratteristico del tipo di prodotto con il gusto o il momento comunicativo del progettista. Per questo il prodotto che ne risultava aveva un carattere ibrido, che rivendicava una tutela autonoma rispetto a quella del modello di utilità o dell’invenzione, espressioni della pura  tecnica, ma anche rispetto all’opera d’arte con la cui capacità emozionale si trovava a confrontarsi.

Per questo il disegno industriale ha ricevuto in Europa, prima dell’emanazione della Direttiva98/71/CE, una tutela a volte improntata sulla falsariga della protezione brevettuale il c.d. ‘patent approach’, altre volte facendo ricorso al ‘copyright approach come per esempio in Francia e in Germania. 

Dal sistema brevettuale, infatti, il disegno industriale mutuava i requisiti della novità e dell’applicazione industriale della soluzione, rimanendo tuttavia incerta in tale contesto la definizione dell’elemento innovativo (‘inventive step’). Quest’ultimo risultava un ibrido che si nascondeva dietro il parametro dell’originalità, tramite la quale poteva insediarsi la valutazione dello speciale ornamento che nel modello ornamentale porterà a pretendere un gradiente di creatività.

            La protezione del disegno industriale in base alla normativa sul diritto d’autore, invece, ha inteso considerare il design quale forma espressiva proteggibile in presenza di un certo livello creativo. Si tratta di un approccio residuale che tende a garantire protezione con la semplice creazione dell’opera per un lungo periodo, ma che ha un cedimento proprio sul carattere discrezionale della valutazione della creatività. E’ questo l’approccio, per esempio, che è persistito fino a tempi recenti in alcuni Paesi orientali come l’Indonesia, dove solo nel 2000 (Law no. 31/2000) si è avuta una normativa sull’industrial design, con conseguente difficoltà nell’enforcement del diritto.

            La vicenda evolutiva del design aiuta a comprenderne la funzione e a tentare una sua definizione alla luce del ruolo che il mercato gli ha finora riservato e delle tendenze economico-culturali che ne influenzano l’ulteriore sviluppo.

             Abbandonata la vecchia definizione italiana di ‘modello ornamentale’ che ai fini della tutela richiedeva lo ‘speciale ornamento’, e abbandonate le interpretazione giurisprudenziali che vedevano trasfuso nel modello  un ‘momento comunicativo emozionale’ capace di suscitare sensazioni o di emozionare, il design viene ad essere definito proprio per descrizione, come si conviene ad una creazione quale un quadro, una fotografia, un oggetto. Perciò il codice di proprietà industriale italiano(1), che riprende la normativa comunitaria, all’art. 31 non definisce il disegno, ma lo scompone e lo caratterizza come segue:

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.”

            Per comprendere il significato di ‘design’ muoviamo da ciò che non è, passando per la sua fabbricazione fino al risultato. Diceva il pittore francese dadaista Marcel Duchamp che  “la pittura non dovrebbe essere solamente retinica o visiva; dovrebbe aver a che fare con la materia grigia della nostra comprensione invece di essere puramente visiva [...] Per approccio retinico intendo il piacere estetico che dipende quasi esclusivamente dalla sensibilità della retina senza alcuna interpretazione ausiliaria.” Parafrasandone la citazione il design trascende dal puro momento emozionale dato dall’arte, come nel caso della pittura, tuttavia anch’esso consente, in un certo senso, una decodificazione affidata alla fruizione del fruitore. Essa si sostanzia nel carattere individuale del design che si rinviene ogni volta in cui il prodotto di design suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto ad un prodotto dello stesso tipo precedentemente divulgato. Il parametro per l’individuazione della diversa impressione generale è l’utilizzatore informato, cioè non il consumatore qualunque come nel marchio(2), ma l’operatore del settore, l’appassionato, l’utente al corrente dell’evoluzione dello stile nel settore di pertinenza.

            L’impressione generale diversa è quella che spinge alla scelta o all’acquisto del prodotto e non necessariamente coinvolge lo spirito come nel caso dell’arte. Al riguardo, diceva il noto designer Bruno Munari che “Il sogno dell'artista è comunque quello di arrivare al Museo, mentre il sogno del designer è quello di arrivare ai mercati rionali”.

            In questo contesto il ‘design’ è combinazione di espressione formale e funzionalità, ma non pura funzionalità come nel caso del modello di utilità o del brevetto, né pura comunicazione emozionale.

            L’Organizzazione Mondiale per la tutela della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha chiarito nel suo manuale(3) che ‘oggetto di protezione come industrial design non è il prodotto, ma il disegno applicato o contenuto nel prodotto.

            La protezione del design discende dalla combinata interpretazione di quella forma e di quella funzione.

L’affermazione dell’industrial design come strumento di protezione della proprietà intellettuale è l’ovvia conseguenza dell’intenzione di definire una volta per tutte la sostanza dell’industrial design rispetto agli altri titoli di proprietà intellettualee di conseguenza specificare l’estensione di tale diritto.

A livello internazionale i principi base che regolamentano la materia sono contenuti nei TRIPs. In Europa le normative di riferimento sono la citata direttiva comunitaria, il Reg. Ce 6/2002, che ha istituito il disegno o modello comunitario, e il regolamento di esecuzione Reg. CE  n.°2245/2002.

Si tratta di un titolo unico che fornisce protezione uniforme in tutta l’Unione europea. Esso è introdotto da un’unica domanda che può contenere al suo interno domande multiple fino a un massimo di 100 modelli. La registrazione vale cinque anni, ma può essere rinnovato fino ad un massimo di venticinque anni.

Per quanto riguarda l’Italia norma di riferimento è il Codice di Proprietà Industriale.

 

2. Estensione del diritto

I requisiti per accedere alla protezione come disegno industriale sono:

 

-novità;

-carattere individuale.

 

Per novità si intende “l’assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione(4)

 

Un esempio tratto da un caso discusso(5) presso la High Court of Justice di Londra può essere utile per chiarire i termini della diatriba sorta riguardo alla portata del requisito della novità.

 

La Green Lane aveva registrato in una classe merceologica alcune dryerballs (palline di gomma dotate di puntini sporgenti di forma quadrata o rotonda che venivano inserite nelle asciugatrici per rendere meno secchi e più soffici i tessuti e ridurre il tempo di asciugatura). La PMS vendeva simili pallini per massaggi e iniziò a sperimentarne un uso ulteriore come giocattoli per animali, antistress e driedballs. La Corte viene chiamata a decidere se le palline precedentemente vendute dalla seconda società in ambito diverso invalidassero la registrazione di Green lane delle drierballs. Il caso è stato transatto, tuttavia è un esempio calzante che ha messo in luce il problema di quali anteriorità considerare. La giurisprudenza che si è andata consolidando in ambito comunitario è nel senso di ritenere rilevanti le anteriorità relative al settore di pertinenza. In altre parole il disegno deve essere differente rispetto alle esperienze note nel mondo negli ambienti specializzati nel settore, senza considerare anteriorità dimenticate o note solo ad un ristretto gruppo di specialisti.

 

Qui ha rilievo, perciò, il profilo dell’utilizzatore informato che riconosce il carattere individuale del disegno.

Abbiamo definito il requisito del carattere individuale come la diversa impressione generale che il disegno suscita nell’utilizzatore informato rispetto ad uno precedentemente divulgato.

 

Nei settori affollati (crowded art), come per esempio quello della produzione di occhiali, che annovera la coesistenza di diversi modelli dalle forme similari, vi è poco margine di differenziazione perciò una minima differenza può essere sufficiente ad escludere la contraffazione e a conferire un autonomo carattere individuale al prodotto.

 

A chiarire meglio cosa sia il ‘carattere individuale’ del disegno soccorre la nota ordinanza del 3 settembre 2008 del Tribunale di Torino(6) resa in un giudizio cautelare in cui si assumeva la contraffazione della Nuova Panda ad opera di una società cinese. In essa è stato chiarito che il carattere individuale manca laddove il design dia “un’impressione di dejà vu”.

 

Il carattere individuale è sostanzialmente il nucleo della protezione del design e si ispira al c.d. ‘market approach’, dove la protezione si ancora alla percezione dell’impatto sull’utilizzatore informato, che è anche l’affermazione commerciale del prodotto. In questo modo si ritorna alla funzione originaria del design e forse al più veritiero fondamento della tutela . Viene protetto il valore di mercato rappresentato dal fatturato del prodotto. Tale valore viene appunto stabilito dall’utilizzatore informato che è chi osserva o agisce in quel mercato ed è capace di cogliere le sue evoluzioni.

 

In particolare, la giurisprudenza italiana ha così qualificato l’ utilizzatore informato “se non è proprio un esperto del settore, è molto più attento ai dettagli che non un consumatore medio ed è in condizione di riconoscere un modello anche confrontandolo con i modelli anteriori e con le evoluzioni della tecnica essendo (per definizione) un buon conoscitore del mercato”.(7)

 

 

Dall’iniziale funzione avuta dal design come collettore di clientela, tramite il quale orientare la scelta del consumatore, il design è sempre di più diventato una forma espressiva qualificata, caratterizzato dal fatto che la scelta del pubblico suscitata dal carattere individuale del prodotto ha un’elevata quantificazione monetaria.

 

3.Le tre forme di tutela del disegno industriale

 

In Italia la tutela del disegno industriale è disciplinata dal codice di proprietà industriale, come si è anticipato.

 

La domanda di registrazione viene presentata davanti all’Ufficio Italiano Marchi e brevetti corredata di descrizione, fotografie e disegni.

 

Una volta concessa la registrazione dura cinque anni ed è rinnovabile.

 

Con un’unica domanda è possibile proteggere più modelli.

 

Rispetto al passato la novità è che data dal fatto che il diritto di disegno industriale è cumulabile con altri diritti di proprietà industriale. Tuttavia, nel caso del cumulo col copyright  la tutela può essere fatta valere previa dichiarazione all’Ufficio competente.

Rimaneva però il problema della lunga durata della tutela. Infatti il diritto d’autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Nel caso del design la soluzione sembrava essere la protezione fino a 25 anni(8) dopo la morte dell’autore, come si legge nella bozza 7-2003 dell’art. 44 c.p.i. Tuttavia, al riguardo sono state mosse contestazioni di incostituzionalità ‘sotto il profilo dell’eccesso di delega e del mancato adeguamento del sistema italiano al diritto comunitario(9), e perciò di contrarietà all’art. 17 della Dir.98/71 CE. Al momento l’art. 44 c.p.i. dispone che la protezione sia di 70 anni dopo la morte dell’autore.

 

Un disegno può altresì cumulare la protezione come marchio, purché vi sia il rispetto della rispettiva funzione.

 

Entro sei mesi dal deposito il marchio italiano può essere esteso a livello internazionale mantenendo la priorità.

 

La disciplina per il deposito del disegno internazionale si rinviene nell’Atto di Londra del 1934, nell’Atto dell’Aia del 1960 e nell’Accordo di Ginevra  del 1999, che impegna l’Italia in quanto facente parte della UE.

 

Questo tipo di registrazione, per la quale non è obbligatorio il deposito della domanda base nazionale (art. 4 Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali), comporta il vantaggio economico di procedere con un’unica domanda con la quale si chiede la protezione in più Paesi. Tuttavia, non si tratta di un diritto unico, come nel caso del disegno comunitario. Infatti, la concessione del disegno nei relativi paesi dipende dall’esame svolto autonomamente dai vari uffici nazionali. Può essere soggetto a procedure di opposizione alla registrazione o ad obiezioni entro un periodo di 6 mesi o 12 mesi, a seconda rispettivamente se lo stato aderisce alla Convenzione dell’Aia o di Ginevra, dalla pubblicazione.

 

La registrazione vale 5 anni rinnovabili fino a 15.

 

Per quanto riguarda il Modello Comunitario, invece, si tratta come si è detto, di un titolo unico valido in tutti i Paesi dell’unione Europea. Pertanto, in uno Stato membro vengono rilevati impedimenti alla sua registrazione il disegno non verrà concesso per tutta la Comunità Europea.

 

Il diritto vale 5 anni rinnovabili fino a 25.

 

Sono previste all’interno dell’UE due forme di protezione:

 

  1. il disegno registrato con validità 5 anni ;

 

  1. il disegno non registrato protetto per 3 anni. Quest’ultimo può interessare prodotti di tendenza che cambiano rapidamente. Presenta il rischio di non avere una data certa ed una minore tutela contro la contraffazione, che si rinviene di solito in caso di copia pedissequa.

 

E’ possibile estendere il disegno internazionale su base comunitaria entro sei mesi dal deposito.

 

       All’interno del sistema di protezione comunitario sono previste delle procedure amministrative, come per i marchi, a tutela dei propri diritti. L’art. 52 del Reg. CE 6/02 prevede la possibilità di presentare azioni di nullità con domanda all’UAMI o a seguito di domanda riconvenzionale. La nullità è dichiarata se mancano i requisiti di novità e carattere individuale, il disegno è stato registrato in male fede, è stato precedentemente divulgato, è stato registrato in violazione degli altrui diritti di proprietà industriale, o adotta abusivamente emblemi di associazioni o enti internazionali.

 

Presso i vari Stati nazionali, in ragione del carattere territoriale dei diritti di proprietà intellettuale(10) , è possibile agire giudizialmente per la difesa dei propri titoli in base alle normative nazionali di riferimento.

 

Un altro sistema per l’enforcement dei propri diritti di proprietà industriale è possibile ricorrere anche, ove ci siano i requisiti, al sequestro doganale.

 

Il design industriale è uno dei settori trainanti del made in Italy, oltrechè un veicolo di espressione della cultura nazionale particolarmente apprezzato all’estero, per questo occorre non soltanto esportalo, ma difenderlo contro ogni forma di contraffazione e concorrenza sleale.

(1) D.lgs. n. 30/2005

(2) Lì infatti il consumatore deve distinguere l’origine commerciale del prodotto e distinguere un prodotto dall’altro per sceglierlo.

(3) Cfr. WIPO Handbook WIPO Publication No.489  Chapter 2 - Fields of Intellectual Property Protection 113 WIPO 2004 Second Edition

(4) cfr. A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, I disegni e modelli. Le nuove regole, Giuffrè, 2005, pag. 479.

(5) Green Lane vs./PMS International 19 July 2007  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2007/1712.html

(6) Trib. Torino Sez. Feriale  Ordinanza Del 3.09.08 (Nuova Panda)

(7) Da Ip-Italjuris massimario (Rg 29292/2007- 14 Marzo 2008 Tribunale Di Torino e Tribunale Comunitario
(Sezione Specializzata)(Giudice Designato Pres. Dr. Donato)(Ordinanza)

(8) “i diritti di utilizzazione economica che durano fino al termine del venticinquesimo anno dalla morte dell’autore stesso.
Sul punto, è preferibile che le aziende e le persone fisiche interessate regolino anzitempo con opportuni accordi scritti la fattispecie.” Appunti in tema di Proprietà Intellettuale Remarks on the issue of Intellectual Property
2008, GLP Publications

(9) D. Sarti, Il design, in L. Ubertazzi, Il codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2004, p.115 e ss.

(10) Legge 218/95


Avv. Francesca Caricato
Avvocato
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